Что такое роялти? Вопросы оплаты по лицензионному договору

Право использования по лицензионному договору предоставляется чаще всего на возмездной основе.  Поэтому при заключении лицензионного договора необходимо знать особенности оплаты, про которые мы расскажем далее.

Лицензионный договор представляет собой предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. При этом обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации называется лицензиаром, а получатель этого права по договору — лицензиатом.

Виды лицензионных договоров. Простая и исключительная лицензия

Виды лицензионных договоров предусмотрены в ст.1236 Гражданского кодекса.

Лицензионный договор может предусматривать:

1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия).

2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).

Большинство лицензионных договоров являются возмездными. Однако в некоторых случаях передача права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации осуществляется на безвозмездной основе (в отношениях между коммерческими организациями возможно заключение сделки исключительно на условиях платности).

Для всех видов лицензионного договора существенным (основным) условием является – предмет. К предмету лицензионного договора относится не только само право, но и способ, и пределы использования. В тексте договора сторонам необходимо отразить не только сам факт передачи права использования, но и то каким образом право должно реализовываться, и в каких пределах (круг лиц, территория и тп.). Отсутствие договоренности по данному условию может стать основанием для признания такого договора незаключенным.

Вознаграждение лицензиара является существенным условием для возмездных договоров. Это означает, что если при заключении лицензионного договора в тексте не определен размер и порядок осуществления платы, то такой договор будет признан незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п.3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.

Помните, что если в договоре не указан размер и порядок выплаты вознаграждения, то это еще не значит, что он является безвозмездным. Чтобы он действительно был безвозмездным необходимо прямо прописать это условие в договоре. Согласно п.5 ст.1235 ГК РФ при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения или указании на безвозмездность, то договор считается незаключенным.

ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПО ЛИЦЕНЗИОННОМУ ДОГОВОРУ

В законе Вы не найдете единого требования по форме выплаты вознаграждения по лицензионному договору. Поэтому на практике выработались некоторые виды:

1. фиксированный разовый платеж. Это означает, что в договоре указывается конкретный размер выплаты и срок ее перечисления
2. фиксированные периодические платежи. В данном случае лицензиат совершает платежи в твердой, установленной договором сумме с определенной периодичностью – ежемесячно, ежеквартально и т.д.

Стоит отметить, что фиксированные выплаты по лицензионному договору не зависят от реального использования предмета договора, то есть если результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации не использовались, лицензиат все равно обязан совершить платеж.

3. процентов от дохода, полученного лицензиатом. Договором установлен процент от прибыли, платежи совершается за определенные промежутки времени, к примеру, тоже раз в месяц. Если прибыли не было, то, соответственно, и платеж не производится;
4. иным удобным для вас способ

Вы можете комбинировать способы оплаты, например, вознаграждение в твердой сумме + процентное соотношение от прибыли. Для лицензиара это будет выгодным вариантом, поскольку с одной стороны получение ежемесячных фиксированных платежей, что гарантирует получение выгоды и страхует от возможного неиспользования контрагентом предмета договора, с другой при успешной реализации права лицензиат получает высокий доход.

Если по договору формой оплаты являются и фиксированные платежи, и проценты от дохода, а в действительности право не реализовывалось, и прибыли лицензиат не получил, то обязанность платить фиксированный платеж сохраняется. Объяснить это можно тем, что предметом лицензионного договора является именно право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а не прибыль от реализации этого права. По смыслу п. 5 ст. 1235 ГК РФ в его взаимосвязи с п. 4 ст. 1237 ГК РФ вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

В связи с этим лицензиару не может быть отказано в удовлетворении требования о взыскании вознаграждения по мотиву неиспользования лицензиатом соответствующего результата или средства. (п. 40 постановления №10 Пленума ВС РФ от 23.04.2019).

В случае, когда стороны лицензионного договора согласовали размер вознаграждения только в форме процентных отчислений от дохода (выручки), а использование результата интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации не осуществлялось, лицензиар вправе потребовать возмещения убытков, вызванных неиспользованием результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, а также расторгнуть договор.

ЧТО ТАКОЕ «РОЯЛТИ»?

Легального определения «роялти» пока что не существует, но стороны часто используют его при обсуждении условий лицензионного договора. Понимая под «Роялти» — платежи, которые совершаются с определенной периодичностью, включая и фиксированные, и процентные.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЛИЦЕНЗИОННЫМ ДОГОВОРАМ, СВЯЗАННАЯ С ВЫПЛАТОЙ (НЕВЫПЛАТОЙ) ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.

Ранее уже говорилось, что обязанностью лицензиата является выплата фиксированного вознаграждения лицензиару даже в том случае, если полученное право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации не было использовано. Однако существует исключение, подтвержденное судебной практикой. В 2021 году было Решение Суда по интеллектуальным правам по делу N А40-36475/2021, в котором истцу было отказано в удовлетворении требований о выплате вознаграждения по сублицензионному договору в связи с неиспользованием переданного права.

Между истцом (лицензиат) и ответчиком (сублицензиат) заключен сублицензионный договор, по которому лицензиат обязался предоставить право использования программ для ЭВМ на условиях простой, неисключительной, лицензии, а сублицензиат — выплатить лицензиату вознаграждение.

Рассмотрев дело, суд счел, что требование истца необоснованно. Судом по интеллектуальным правам были сформулированы следующие тезисы:

• П. 5.4 рассматриваемого договора поставил оплату по нему под условие поступления финансирования за счет средств федерального бюджета по соответствующему госконтракту. Данное условие не противоречит требованиям закона, согласуется с правовыми позициями Верховного суда РФ (ВС РФ) (Данные позиции изложены в определении ВС РФ от 25.08.16 № 301-ЭС16-4469, Обзоре судебной практики № 2 (2017), утвержденном Президиумом ВС РФ 26.04.17 (ответ на вопрос 2), Обзоре судебной практики № 2 (2020), утвержденном Президиумом ВС РФ 22.07.20 (пункт 27).)
• Исходя из положений п. 2.2-2.4, 5.4 договора, истцу было заведомо известно, что исключительные права на программу для ЭВМ могут быть переданы только государственному заказчику (МВД РФ), а оплата по нему может быть осуществлена исключительно за счет средств федерального бюджета.
• Установив факт принятия государственным заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения госконтракта, суды нижестоящих инстанций пришли к правомерному выводу о невозможности исполнения обществом «ФилаксКом» обязанности по оплате истцу лицензионного вознаграждения, которая могла быть исполнена только при условии исполнения своих обязательств государственным заказчиком и головным исполнителем.

Подводя итог: односторонний отказ стороны от договора сделал невозможным исполнение сублицензиатом его обязанностей по выплате лицензионного вознаграждения.

Лицензионный договор. Понятие, порядок заключения.

Юридические услуги в области
защиты интеллектуальных прав.

+7 (343) 371-77-66

lev@lev-group.ru